Охрана нетрадиционных товарных знаков
М.А.ГРИНЕВА – патентный поверенный (Москва)
Автор анализирует проблему, вынесенную в заголовок статьи.
Согласно п. 1 ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Определение различных видов товарных знаков раскрыто в п. 2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания1 (далее – Правила). Согласно Правилам к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур. К другим обозначениям относятся, например, звуковые, световые и иные обозначения. Иные обозначения могут представлять собой обозначения в виде цвета/сочетания цветов, обонятельные, вкусовые, осязательные обозначения, голограммы, движущиеся обозначения, позиционные обозначения (position marks).
1 Патенты и лицензии. 2003. № 5. С. 32.
Нетрадиционные товарные знаки являются довольно редким видом знаков по сравнению с традиционными (словесными или изобразительными). Особенно это относится к таким видам знаков как обонятельные, вкусовые, движущиеся или осязательные. В Европейском Союзе с 1996 по 2012 г. 57% заявок было подано на словесные товарные знаки, 42% – на изобразительные и комбинированные и только 0,02% – на звуковые. За этот период было подано только 10 заявок на знаки в виде голограммы и 7 – на обонятельные знаки.
В большинстве стран для получения регистрации нетрадиционных обозначений в качестве товарных знаков требуется представление доказательств приобретенной различительной способности. Прежде всего, обозначение должно, с точки зрения потребителя, идентифицировать источник происхождения товара. Для доказательства этого могут быть представлены данные о доле рынка, объемах и географии продаж, расходах на рекламу, опросы потребителей. Опросы потребителей особенно рекомендуется представлять в делах, когда требуется защитить знак, состоящий из цвета или представляющий собой форму товара. Поскольку эти обозначения обычно используются не сами по себе, а исключительно в комбинации со словесными или изобразительными элементами или товарными знаками, данные по объемам продаж и расходам на рекламу часто в случае подобных знаков являются второстепенными показателями, которые не отражают действительного восприятия знаков потребителями.
При подаче заявок на нетрадиционные товарные знаки существуют некоторые особенности представления обозначений, которые необходимо принять во внимание. При подаче заявки на движущееся обозначение может быть представлено обозначение в виде картинки с изображением последовательных кадров и их описание. Описание знака может быть следующим: «Движущееся обозначение, состоящее из четырех последовательных кадров, на которых изображен человек, снимающий серую вуаль с одежды, в которую он одет» (свидетельство на товарный знак № 442442, зарегистрированный для товаров 3 класса МКТУ) или «Движущееся обозначение, состоящее из восьми последовательных кадров, на которых изображена фигура неопределенной формы» (свидетельство на товарный знак № 441848, зарегистрированный для товаров 3 класса МКТУ).
В других странах существуют примерно аналогичные требования к представлению движущихся обозначений при подаче заявок. Например, в США в 2003 г. был зарегистрирован товарный знак № 2793439 на имя компании «Аутомобиле Ламборгини холдинг С.п.А.» («Automobile Lamborghini Holding S.p.A.») для «дверей, гаражных дверей, раздвижных дверей, автомобилей, такси, лимузинов, гоночных машин». Заявка содержала следующее описание: «Товарный знак состоит из уникального движения открывающейся двери автомобиля. Двери движутся параллельно корпусу автомобиля, а затем поднимаются вверх под наклоном с небольшим углом. Части обозначения, показанные пунктирной линией, не являются частью заявляемого обозначения» .
Основная проблема регистрации обонятельных товарных знаков во многих странах – графическое представление обозначения. Российское законодательство не содержит требований к форме представления обонятельных обозначений. На официальном сайте ФИПС в разделе «Консультационно-справочная служба ФИПС. Ответы на часто задаваемые вопросы» размещена информация о том, что в случае подачи заявки на обонятельное обозначение приводится описание характеристик запаха или букета запахов, а также состав композиции или формула химического соединения, характеризующие запах.
До недавнего времени в России единственная заявка на обонятельный товарный знак «Запах чеснока» № 2011705919 была принята к рассмотрению со следующим описанием: «Заявлен обонятельный товарный знак с запахом свеженарезанного чеснока» для товаров 3, 29, 30 и 32 классов. Впоследствии по заявке было вынесено решение об отказе в регистрации, подтвержденное решением Палаты по патентным спорам, на основании п. 1 и п. 3 ст. 1483 ГК РФ – отсутствие различительной способности в связи с указанием на свойства и состав части товаров 29 и 30 класса и введение в заблуждение в отношении вида и состава остальных товаров.
Законодательство Европейского Союза определяет, что обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в случае, если оно может быть представлено графически и способно отличать товары и услуги одного предприятия от аналогичных товаров и услуг других предприятий (ст. 2 Директивы Совета Европейского Союза № 89/104 EЭC от 21 декабря 1988 г.). Согласно прецедентному судебному решению от 12 декабря 2002 г. года по делу C-273/00 «Ральф Зикманн» («Ralf Sieckmann») против Немецкого ведомства по патентам и товарным знакам» представление обонятельного знака в виде образца запаха, словесного описания и химической формулы не отвечает требованию графического представления обозначения.
В указанном деле был заявлен обонятельный знак для услуг 35, 41 и 42 классов. Обозначение представляло собой запах сложного метилового эфира коричной кислоты, который был представлен в виде химической формулы и описан, как «фруктово-бальзамический запах с легким ароматом корицы» . В результате рассмотрения возражения заявителя Европейским судом было вынесено решение, подтверждающее отказ в регистрации, поскольку заявленное обозначение не удовлетворяло требованию графического представления. Как было отмечено в решении суда, химическая формула является прежде всего указанием на входящее в состав запаха химическое вещество или вещества, образец запаха может выветриваться с течением времени, что не позволит использовать его в качестве образца для сравнения, а словесное описание запаха не является достаточно точным, чтобы избежать смешения с иными подобными обозначениями. Это решение на длительное время определило строгий подход Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (далее – OHIM) к экспертизе обонятельных и осязательных знаков. Единственным действующим обонятельным знаком OHIM был до недавнего времени товарный знак № 000428870 «Запах свежесрезанной травы», зарегистрированный для товаров 28 класса «теннисные мячи». Но в настоящий момент в реестре OHIM нет ни одного обонятельного знака, так как срок действия товарного знака «Запах свежесрезанной травы» не был продлен, и регистрация была аннулирована.
Помимо графического представления, еще один критерий которому должен отвечать обонятельный знак, состоит в том, что он не должен вытекать из природы самого товара и служить его неотъемлемой характеристикой (например, запаху духов «Шанель № 5» («Chanel № 5») было отказано в регистрации в Великобритании для товаров 3 класса).
В качестве примеров обонятельных знаков, зарегистрированных в других странах, можно привести запах плюмерии (тропическое дерево) для ниток для шитья и вышивки, запах лаванды и ванили для канцелярских принадлежностей в США, запах эвкалипта для принадлежностей для игры в гольф и запах лимонной травы для услуг спа-салонов в Австралии.
Таким же редким видом знаков, как и обонятельные, являются и осязательные знаки . В РФ нет ни одной регистрации осязательного знака. Что касается других стран, то в США был зарегистрирован осязательный знак в виде бархатной поверхности бутылки – товарный знак № 76634174 (регистрация от 23 мая 2005 г.), который в настоящее время прекратил действие. Знак был представлен в виде изображения бутылки, но сама форма бутылки не являлась отличительной частью знака и была представлена только для того, чтобы показать, каким образом может выглядеть такая бархатная поверхность. В Германии словесный товарный знак «Андерберг» («Underberg») зарегистрирован в шрифте Брайля (точечный тактильный шрифт) для товаров 32 и 33 классов (товарный знак № 30259811 с приоритетом от 5 декабря 2002 г.). В OHIM зарегистрированы два осязательных товарных знака: «Матовый золотой цвет с эффектом изморози» и «Поверхность черной матовой бутылки» на имя испанской компании «Фрешенет, СА» («Frexeinet, SA») для товаров 33 класса «игристые вина».
Оба знака были зарегистрированы только через 16 лет после подачи заявок на основании решения Суда Европейского Союза от 2011 г. В 2000 г. OHIM вынесло по обоим знакам отказ в регистрации на основании отсутствия различительной способности, а представленные доказательства приобретенной различительной способности были признаны недостаточными. На решения были поданы жалобы в апелляционную палату, а затем в суд общей юрисдикции, который вновь вернул дела в апелляционную палату, откуда они снова поступили в суд общей юрисдикции. Почти через 16 лет Суд Европейского Союза принял решения о регистрации знаков, обязав OHIM оплатить все расходы компании в первой и апелляционной инстанциях. Вынесенные решения оказали существенное влияние на изменение практики экспертизы подобного рода обозначений и сделали возможным регистрацию нетрадиционных знаков, так как до этого суды общей юрисдикции считали, что цветовые или осязательные обозначения не могут выполнять функцию товарного знака.
Регистрация одного цвета в качестве товарного знака в Российской Федерации, как и во многих других странах, возможна только при условии доказательства приобретенной различительной способности. В заявлении на подачу заявки следует указать словесное описание цвета или конкретный его номер в цветовом справочнике «Pantone» и представить образец заявляемого цвета в виде закрашенного цветом квадрата.
Одним из примеров цвета, который был зарегистрирован в качестве товарного знака после предоставления документов, подтверждающих приобретенную различительную способность, является розовый цвет Pantone 226C для товаров 3 класса (препараты для отбеливания, чистки и выведения пятен), владельцем которого является голландская компания «Рекитт Бенкизер» («Reckitt Benckiser»), свидетельство на товарный знак № 310048, которая использует розовый цвет в связи со своим известным продуктом «Vanish». Для доказательства приобретенной различительной способности были представлены сведения об интенсивном и длительном использовании розового цвета в течение 20 лет в мире и 10 лет на территории РФ, географии использования, данные о доле рынка, объемах продаж, расходах на рекламу, независимые опросы общественного мнения, а также опросы, проведенные по заказу владельца знака. Для доказательства приобретенной различительной способности были использованы в том числе рекламные ролики конкурентов, поскольку конкуренты владельца знака в сравнительной рекламе для оценки качества своей продукции использовали банки розового цвета без этикеток, которые только по цвету узнали более 60% опрошенных потребителей.
Позиционные знаки всегда располагаются на определенной части товара, в неизменном месте и всегда имеют одинаковый внешний вид и размеры. Они служат для потребителей указанием на товар определенного производителя и чаще всего используются производителями одежды и обуви. Как правило, по заявкам на такие знаки крайне редко сразу выносятся решения о регистрации. Чаще всего заявители вынуждены представлять документы, подтверждающие приобретенную различительную способность обозначений. В качестве примеров таких знаков можно привести международную регистрацию № 821402, которая представляет собой зеленую пластину на нижней стороне ручки краскопульта толщиной 3 – 10 мм и длиной 10 – 20 мм (отказ в РФ для товара 7 класса МКТУ «краскопульты» на основании отсутствия различительной способности), международную регистрацию № 695568, представляющую собой красную поперечную полосу на подошве обуви на каблуке (предоставлена охрана в РФ для товара 25 класса МКТУ «обувь» без предварительного отказа), международная регистрация № 1031242 – подошва женской обуви красного цвета Pantone № 18.1663TP для товаров 25 класса МКТУ «женская обувь» .
По международной регистрации № 1031242 экспертиза ФИПС вынесла отказ в регистрации на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ в связи с отсутствием различительной способности, поскольку любой цвет и цветовое сочетание в обуви не могут являться объектом исключительного права и должны беспрепятственно использоваться различными производителями. Знаку была предоставлена правовая охрана в РФ на основании решения Палаты по патентным спорам в результате представления аргументов и доказательств оригинальности и уникальности обозначения и приобретенной различительной способности, в том числе данных об объемах и географии продаж, рекламы, о публикациях в прессе, использовании обозначения в фильмах, песнях, статьях в СМИ, Интернете, свидетельств специалистов в области моды, опроса общественного мнения, свидетельств о регистрации знака в других странах, решений патентных ведомств других стран о признании различительной способности знака, сведений о борьбе с недобросовестной конкуренцией. В частности, было представлено решение апелляционного суда Нью-Йорка по делу «Кристиан Лабутен против Ив Сен-Лоран» («Christian Louboutin vs Yves Saint Laurent»), согласно которому дизайн женской обуви с красной подошвой является отличительным символом, подлежащим защите, и красная подошва представляет собой способ идентификации продукции компании, известной во всем мире. На основании этого решения компании «Ив Сен-Лоран» было разрешено производить обувь с красной подошвой только в случае, если вся туфля будет красного цвета.
Из всех нетрадиционных знаков наиболее традиционными являются объемные знаки , которые могут представлять собой, например, различные формы емкостей (бутылки, флаконы, упаковки, сумки), таблеток, моделей автомобилей и т.п. Интересным примером зарегистрированного на территории РФ объемного товарного знака является международная регистрация № 1045962, представляющая собой трехмерную головоломку «Кубик Рубика». Экспертиза ФИПС вынесла отказ в предоставлении правовой охраны объемному обозначению на основании подпункта 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ. По мнению экспертизы, заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект, состоящий из кубика Рубика – механической головоломки, изобретенной в 1974 г. и запатентованной в 1975 г. венгерским скульптуром и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком. Таким образом, заявленное обозначение представляет собой традиционную трехмерную модель конкретной механической головоломки и, являясь товаром как таковым, указывает на его характеристики. Международной регистрации была предоставлена правовая охрана на территории РФ на основании решения Палаты по патентным спорам после представления аргументов и доказательств оригинальности и уникальности обозначения, альтернативных вариантов выполнения и приобретенной различительной способности (объемы и география продаж, реклама, публикации в прессе, Интернете, свидетельства о регистрации знака в других странах, а также сведения о решении о регистрации, вынесенном в РФ в отношении аналогичного черно-белого объемного обозначения, решение OHIM по рассмотрению возражения третьего лица против зарегистрированного объемного товарного знака «Кубик Рубика», подтвердившее наличие различительной способности у объемного товарного знака, сведения о борьбе с недобросовестной конкуренцией).
До недавнего времени с регистрацией объемных обозначений в РФ, в том числе в форме различных емкостей, проблем не возникало, если они соответствовали требованиям ст. 1483 ГК РФ. Однако с недавнего времени многие заявители оригинальных объемных товарных знаков стали получать уведомления экспертизы о невозможности регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков, поскольку они не обладают различительной способностью в силу того, что представляют собой форму, часто применяемую для упаковки указанных в заявке товаров, которая обусловлена исключительно функциональным назначением. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (далее – Рекомендации), утвержденные приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39, определяют подходы к оценке различительной способности объемных обозначений. Согласно п. 2.7 Рекомендаций при оценке различительной способности объемных обозначений основным является вопрос: в результате чего возникла форма обозначения, обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность? Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак. При этом общим является следующий подход. Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью. Следовательно, в случае если объемный знак имеет оригинальное исполнение (например, оригинальная форма емкости, наличие рельефных выдавленных или выпуклых элементов на тулове емкости, которые несут исключительно эстетическую нагрузку, и т.п.), не является традиционной формой товара/упаковки, на рынке имеются альтернативные формы выполнения такого же товара/упаковки, он должен быть признан обладающим различительной
способносью. Наличие огромного числа регистраций объемных товарных знаков, выполненных в виде различных емкостей, подтверждается сформировавшейся практикой экспертизы, которая, очевидно, не может измениться в один момент при отсутствии каких-либо изменений в законодательстве.
Действующий в настоящее время ГК РФ предусматривает возможность получения регистрации формально неохраносопособного обозначения, в том числе нетрадиционного, в случае предоставления документов, доказывающих различительную способность обозначения, приобретенную в результате его использования (ст. 1483). Согласно п. 2.1 Рекомендаций такие доказательства должны относиться ко времени до даты подачи заявки. Это касается в том числе и предоставления доказательств при оспаривании регистраций товарных знаков третьими лицами на основании ст. 1483 ГК РФ. Согласно изменениям, внесенным в ст. 1512 ГК РФ, которые вступят в силу с 1 октября 2014 г., подпункты 1–3 настоящего пункта будут применяться с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения. Таким образом, будут учитываться сведения об интенсивном использовании знака и приобретении различительной способности до даты подачи возражения, а не до даты подачи заявки.
Надеемся, что применение новых положений ГК РФ будет способствовать вынесению обоснованных решений и поддержке добросовестных правообладателей товарных знаков.
